[示范点]

非新产品方法专利的权利人完成初步举证责任后举证责任转移，被诉侵权人无正当理由拒不提供其产品制造方法不同于权利人产品制造方法证据的，应当依法推定权利人主张成立。

[案情]

原告：宜宾长毅浆粕有限责任公司

被告：成都鑫瑞鑫塑料有限公司、潍坊恒联浆纸有限公司

原告宜宾长毅公司诉称，2009年12月23日国家知识产权局就“木浆粕变性生产工艺”授予原告发明专利权。2010年以来，潍坊恒联公司使用该专利生产“粘胶木浆粕”产品并销售给成都鑫瑞鑫公司。潍坊恒联公司未经原告许可，使用原告专利生产方法生产、销售被诉侵权产品，侵犯原告享有的专利权，请求判令潍坊恒联公司与成都鑫瑞鑫公司停止侵权并赔偿损失50万元。

被告潍坊恒联公司辩，成都鑫瑞鑫公司销售的案涉“粘胶木浆粕”产品并非潍坊恒联公司生产销售，潍坊恒联公司只生产销售“粘胶棉浆粕”。“粘胶木浆粕”系原告专利申请日之前的已有产品，并非新产品，原告应对潍坊恒联公司使用其专利技术生产“粘胶木浆粕”承担举证责任。潍坊恒联公司使用的生产方法与案涉专利截然不同。请求驳回原告诉讼请求。

被告成都鑫瑞鑫公司辩称，案涉产品系其自湖北公安县华银棉绒有限责任公司购进，有合法来源，不应承担赔偿责任，请求驳回原告诉讼请求。

法院经审理查明，2009年12月23日，国家知识产权局授予原告“木浆粕变性生产工艺”发明专利证书。原告按期向国家知识产权局缴纳了专利年费。原告专利系一种木浆粕变性生产工艺，所要解决的技术问题是提供一种用造纸级木浆板生产木浆粕的办法。采用该生产工艺用木浆板生产的木浆粕质量达到了溶解木桨的要求，从而降低了生产成本。该生产工艺包括：木浆板分页、碱浸渍、疏解分散、蒸煮、洗涤、除杂、漂白、二次洗涤等步骤，每个步骤按照相应的技术参数进行。

2011年3月22日，原告与成都鑫瑞鑫公司签订购销合同，约定原告自成都鑫瑞鑫公司购买厂家潍坊恒联公司生产的木浆粕35吨，单价每吨17.8万元，总金额62.4万元。交货时卖方需提供货物生产厂家的出库单、产品检验报告单。2011年4月，成都鑫瑞鑫公司将从湖北华银公司购进的35吨“粘胶木浆粕”销售给原告。该批“粘胶木浆粕”标注的公司名称为“潍坊恒联公司”。所附的“潍坊恒联公司棉浆粕出门证”“仓库”处落款签名为“董文奎”、“潍坊恒联公司浆粕质量检验单”“制表”处落款签名为 “常文君”。经在潍坊市住房公积金网查询，董文奎、常文君系潍坊恒联公司职工。上述案涉 “粘胶木浆粕”经抽样委托重庆造纸工业研究设计院进行检验，结果为：送检的“粘胶木浆粕”浆粕纤维种类为100%针叶木浆。

[审判]

成都市中级人民法院经审理认为：本案争议焦点为举证责任分配及侵权责任的认定问题。在能够确定案涉粘胶木浆粕系潍坊恒联公司生产、销售的情况下，其生产案涉粘胶木浆粕所采用的方法是否侵犯了宜宾长毅公司所享有的发明专利权，应将双方的生产方法，其中包括工艺流程和工艺参数进行比对。根据“谁主张、谁举证”的原则，一般应由权利人提交被诉侵权人的侵权证据，但本案系方法发明侵权专利纠纷，方法的使用总是在产品的制造过程中进行的，而权利人要进入被诉侵权人的生产现场进行调查，取得被诉侵权人实施专利方法的证据非常困难，特别是一些产品的制造工艺往往涉及企业的商业秘密，尤其是本案涉及到工艺参数的比对问题，权利人更难以获取。因此，是否由被诉侵权人提交其生产方法的相关证据，应当依照公平原则和诚实信用原则，正确分配举证责任。

对于新产品制造方法的举证责任分配，法律及相关司法解释已有明确规定；而对于非新产品的举证责任的分配问题，则没有具体规定。最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第七条规定：“在法律没有具体规定，依本规定及其他司法解释无法确定举证责任承担时，人民法院可以根据公平原则和诚实信用原则，综合当事人举证能力等因素确定举证责任的承担”。在非新产品的举证责任分配上，应当体现该规定确立的公平及诚信原则。最高人民法院法发[2011]18号《关于充分发挥知识产权审判职能作用，推动社会主义文化大发展繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》第15条规定：“使用专利方法获得的产品不属于新产品，专利权人能够证明被诉侵权人制造了同样产品，经合理努力仍无法证明被诉侵权人确实使用了该专利方法，但根据案件具体情况，结合已知事实及日常生活经验，能够认定该同样产品经由专利方法制造的可能性很大的，可以根据民事诉讼证据司法解释有关规定，不再要求专利权人提供进一步的证据，而由被诉侵权人提供其制造方法不同于专利方法的证据”。就本案而言，权利人宜宾长毅公司通过录像方式展示了潍坊恒联公司的生产车间及相关的机器设备和原材料木浆板的投放过程，且将案涉粘胶木浆粕进行鉴定为浆粕纤维种类系100%针叶木浆，而潍坊恒联公司辩称其生产粘胶棉浆粕过程仅添加了5%-10%木浆板，却未提交相应的证据予以证明，因此，宜宾长毅公司已经尽可能地经过合理努力完成了基础的举证义务，潍坊恒联公司却未提交有力的反驳证据。同时，相关设备所组成的工艺流程及工艺参数或者原始生产记录均在潍坊恒联公司的控制之下，其完全有能力向人民法院提交予以比对，从而有利于查清事实，故结合本案双方当事人已经完成的举证情况、举证能力、距离证据的远近情况和业已查明的案件事实、日常生活经验等诸多因素，本案被诉侵权方法的举证责任转移至被诉侵权人潍坊恒联公司。

根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第七十五条关于“有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供，如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人，可以推定该主张成立”之规定，潍坊恒联公司经原审法院释明后，无正当理由拒不提供其持有的案涉粘胶木浆粕生产方法，致使原审法院无法查明其生产案涉粘胶木浆粕的生产方法是否落入宜宾长毅公司专利权保护范围，故本案应适用该条关于举证妨碍的推定规则，推定宜宾长毅公司的主张成立；潍坊恒联公司未能举证证明该推定的事实不存在，即应认定潍坊恒联公司生产案涉粘胶木浆粕的生产方法落入了宜宾长毅公司专利权保护范围，潍坊恒联公司使用宜宾长毅公司专利技术生产、销售粘胶木浆粕的行为构成侵权。结合本案原告拥有的专利类型、潍坊恒联公司侵权行为的性质、规模等因素，确定赔偿数额为50万元。

成都鑫瑞鑫公司销售被诉侵权产品，应承担停止侵权的民事责任。但因其所售案涉“粘胶木浆粕”系自湖北华银公司购进，有合法来源。依照《中华人民共和国专利法》第七十条“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任”之规定。成都鑫瑞鑫公司不承担赔偿责任。

成都市中级人民法院于2012年6月29日作出（2011）成民初字第458号民事判决：一、成都鑫瑞鑫塑料有限公司在本判决生效之日起立即停止销售侵犯宜宾长毅浆粕有限责任公司ZL200610021387.4号“木浆粕变性生产工艺”发明专利的产品；二、潍坊恒联浆纸有限公司在本判决生效之日起立即停止生产、销售侵犯宜宾长毅浆粕有限责任公司ZL200610021387.4号“木浆粕变性生产工艺”发明专利的产品；三、潍坊恒联浆纸有限公司于本判决生效后十五日内赔偿宜宾长毅浆粕有限责任公司经济损失50万元；四、驳回宜宾长毅浆粕有限责任公司其他诉讼请求。潍坊恒联公司提起上诉，四川省高级人民法院于2012年11月28日作出（2012）川民终字第533号民事判决：驳回上诉，维持原判。潍坊恒联公司向最高人民法院申请再审，最高人民法院裁定驳回再审申请。

[论证]

根据相关法律规定，非新产品方法发明专利侵权纠纷中不适用举证责任倒置，通常情况下，非新产品方法专利侵权纠纷中，权利人应该承担被诉侵权人生产同样产品以及使用其专利方法的举证责任。但产品制造方法的封闭性和证据的隐蔽性决定了权利人对被诉侵权人是否在产品生产过程中使用了其专利方法取证难度极大。人民法院可以根据举证责任的分配原则，结合已知事实和日常生活经验，决定举证责任在当事人之间适时转移，负有举证责任的当事人拒不提供证据的，应当承担相应的法律后果。

一、非新产品侵权纠纷中权利人的初步举证义务

产品制造方法是在产品制造流程中使用的，表现为行为的实施过程，具有封闭性。权利人通常难以获取产品制造过程中涉及的生产步骤和工艺参数等能够直接证明被诉侵权产品制造方法的证据，而被诉侵权人则完全控制且容易销毁和隐匿相关证据。如果机械遵循“谁主张，谁举证”的举证责任一般分配规则，将证明被诉侵权产品使用了制造方法与专利方法相同的举证责任严格分配给权利人，则有失公平，也不利于专利权人的保护。因此，对权利人证明标准的设定要考虑方法专利案件的特点、当事人举证的难易程度、是否有利于实现实体法的宗旨等因素，依照公平原则和诚实信用原则，合理分配双方当事人的举证责任。在权利人难以提供证明被诉侵权产品使用其方法专利直接证据的情况下，将权利人的举证义务限定为初步举证义务。这种初步举证义务是指权利人对被诉侵权产品制造方法与专利方法相同或者等同这一待证事实提供的证据，从数量上和质量上都完全可以达到让法官形成被诉侵权人使用专利方法制造产品可能性很大的内心确信。

（一）权利人应举证证明被诉侵权人生产被诉侵权产品

权利人首先应当证明被诉侵权产品系由被诉侵权人制造。权利人可以提交购买被诉侵权产品的公证书和购销合同，产品外包装载明的生产商、厂家地址、商标等信息，以及产品内附的产品出门证、质量检验单信息等内包装单据信息等可以指向被诉侵权人的相关证据，用于证明被诉侵权产品系被诉侵权人生产。如本案中潍坊恒联公司始终否认被诉侵权产品系其生产，但宜宾长毅公司提交的证据显示，案涉产品包装信息、所附的产品出门证和质量检验单信息均指向潍坊恒联公司，可以认定潍坊恒联公司系被诉侵权产品的生产者。

（二）权利人应当举证证明被诉侵权产品与专利方法制造的产品属于同样的产品

实施方法专利的目的是为了制造产品，即使难以直接证明被诉侵权人使用了权利人的制造方法，权利人至少应当证明被诉侵权产品与依照该专利方法生产出的产品属于同样的产品。同样的产品并不仅限于产品完全相同，还包括实质近似（等同），而不是指产品型号或者产品名称完全相同。实质近似的产品是指产品的组份、结构或者其质量、性能、功能基本相同或者没有质的区别。仅仅是部分成分的比例不完全相同，且这种差异对产品不会造成实质影响的，仍然属于同样的产品。实践中通常采用鉴定被诉侵权产品的组份和结构的方式来判断是否属于同样的产品。本案中，宜宾长毅公司提供了重庆造纸工业研究设计院出具的检验报告单，显示被诉侵权产品组份与专利方法制造的产品组份相同，均为100%针叶木浆，在潍坊恒联公司未提交反证证明二者不是同样的产品的情况下，可以认定二者系同样的产品。

（三）权利人应当穷尽诉讼法赋予的手段，对证明被诉侵权产品制造方法与专利方法相同尽了最大合理努力

制造方法的直接控制人是被诉侵权人，但是证据调查制度可以在一定程度上弥补权利人举证能力的不足，包括向法院提出证据保全、现场勘验申请、申请法院调查取证、申请司法鉴定等。法院在审查是否同意权利人的证据保全和现场勘验申请时，应当审查权利人是否有证明被诉侵权人涉嫌侵权的初步证据，但该证据要求通常较低，例如证人证言或被诉侵权产品实物等。法院可以视情况查看被诉侵权生产被诉侵权产品的车间，甚至要求被诉侵权人现场演示，并对证据保全、勘验和演示情况进行记录、摄影、摄像，也可以要求被诉侵权人提供生产过程原始记录。证据调查获取的证据在性质上仍然属于权利人的证据，其有权决定是否在案件诉讼中运用。对于被诉侵权人以保护商业秘密为由拒绝配合法院证据调查的，法院应当对其释明由此产生的不利后果，并可以通过采取要求参与庭审的当事人签署保密承诺书等方式保护被诉侵权人的商业秘密。对于是否准许司法鉴定，法院应当严格把握，除非必要，否则不宜轻易启动鉴定程序。本案中宜宾长毅公司举证证明了潍坊恒联公司销售了与其专利方法生产的产品相同的粘胶木浆粕，并且积极提供了其拍摄到的潍坊恒联公司部分生产片段，从该片段中能够初步反映出潍坊恒联公司生产现场的部分生产步骤与宜宾长毅公司方法专利相同的步骤。同时，宜宾长毅公司申请法院对潍坊恒联公司的制造方法进行证据保全，已经尽最大合理努力提供其能够提供的证据。

二、权利人完成初步举证责任后证明被诉侵权产品制造方法不同于专利方法的举证责任转移给被诉侵权人

实体法规范建立的法律要件举证责任分配原则一般情况下应当遵循。但根据实体法律规范确定的举证责任分配可能导致裁判结果显失公平的情况下，可以突破实体法的规范，在有充分理由支撑的前提下，根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第七条关于“在法律没有具体规定，依本规定及其他司法解释无法确定举证责任承担时，人民法院可以根据公平原则和诚实信用原则，综合当事人举证能力等因素确定举证责任的承担”的规定，在非新产品方法专利举证责任分配上，应当体现该规定确立的公平诚信原则。最高人民法院法发[2011]18号《关于充分发挥知识产权审判职能作用，推动社会主义文化大发展繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》第16条规定：“使用专利方法获得的产品不属于新产品，专利权人能够证明被诉侵权人制造了同样产品，经合理努力仍无法证明被诉侵权人确实使用了该专利方法，但根据案件具体情况，结合已知事实及日常生活经验，能够认定该同样产品经由专利方法制造的可能性很大的，可以根据民事诉讼证据司法解释有关规定，不再要求专利权人提供进一步的证据，而由被诉侵权人提供其制造方法不同于专利方法的证据”。结合方法专利的特性，九非新产品而言，被诉侵权产品制造方法与方法专利异同的举证责任分配，应当综合考虑方法发明专利侵权纠纷中当事人对被诉侵权产品制造方法证据的距离远近和接近程度以及收集的难易程度的不平等，适时适用举证责任转移实现个案的公平公正。

（一）权利人提供的初步证据能够认定被诉侵权产品经由专利方法制造的可能性很大

1992年专利法修订时将非新产品方法专利排除在举证责任倒置之外的重要原因之一就是考虑到证据调查制度已经能够起到补强权利人举证能力的作用，而举证责任倒置则可能导致权利人不正当的发动诉讼以获取被诉侵权人的商业秘密。因此，为了保护被诉侵权人的商业秘密，应当要求根据权利人提供的初步证据能够初步反映出被诉侵权产品制造方法的技术特征与专利方法技术特征的部分技术特征相同或者等同，能够初步判断被诉侵权人使用的生产方法具有极大侵权可能性。是否具有极大侵权可能性，需要法官结合权利人和被诉侵权人提供的证据，根据具体案情，结合已知事实和日常生活经验，形成被诉侵权人使用专利方法制造产品可能性极大的内心确信。本案中已有证据能够确认被诉侵权产品系被诉侵权人生产，且其组份与专利方法制造的产品相同，被诉侵权人既未提出相反的证据予以佐证，又对法院的调查工作推诿阻扰，根据宜宾长毅公司所举证据中记载的双方基本步骤相同，可以判断潍坊恒联公司的侵权可能性极大。

（二）被诉侵权人控制了能够直接证明被诉侵权产品制造方法的直接证据

只有将被诉侵权产品的生产方法的技术特征与专利方法权利要求中的技术特征进行比对才能判断是否落入专利保护范围，并进而判断是否构成专利侵权。因此，被诉侵权产品制造过程中涉及的生产步骤和工艺参数，以及原始生产记录等证据是能够证明被诉侵权产品是否使用专利方法的直接证据，而被诉侵权人直接控制了上述证据，而通常情况下，权利人进入被诉侵权人的生产区域已经难以实现，获得上述生产过程的证据更是几乎不可能，而权利人直接获取上述证据则可能会导致侵害权利人的商业秘密等纠纷。如被诉侵权人拒不提交或者隐匿销毁上述证据，法院将无法通过比对技术特征判断是否落入专利方法保护范围。

（三）被诉侵权人实施了举证妨碍行为

法院的证据调查制度能够有效弥补权利人的举证能力不足，但被诉侵权人拒不配合法院证据调查或误导法院证据调查，使案件事实处于真伪不明的状态，无法查明案件事实时，被诉侵权人不能因法院无法获取相关证据而获得豁免，而应当将举证责任转移给被诉侵权人。本案中潍坊恒联公司在已有证据已经能够证明被诉侵权产品系其生产的情况下仍然否认实施了生产行为，既没有提出充分证据否认其生产方法与专利方法不同，也拒绝配合法院证据保全，甚至在法院证据保全过程中做虚假引导和陈述，致使法院无法查清案件事实。根据已有证据结合日常经验，可以判断，潍坊恒联公司侵权可能性极大，法院可以依据公平原则和诚实信用原则，将案涉产品制造方法不同于专利方法的举证责任转移给潍坊恒联公司。

举证责任的转移并不要求被诉侵权人提供全部生产方法。为了保护被诉侵权人商业秘密不被侵犯，其提供的证据只要能够可供判断是否落入方法专利保护范围的相关的生产步骤或者工艺参数即可，在提供证据的同时也可以要求法院主持相关当事人对其中涉及的商业秘密作出保密承诺。

三、被诉侵权人无正当理由拒不提供其产品制造方法不同与权利人专利方法证据的，推定权利人主张的事实成立

为了查明案件的事实，根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第三条之规定，当事人应当积极、全面、正确、诚实地完成举证。被诉侵权人在法院已经向其释明要求提交其产品制造方法不同于权利人专利方法证据用于查明案件事实时，被诉侵权人就被赋予了提交相关证据的义务。被诉侵权人仍然拒不提供其明确持有能够证明制造方法异同的生产步骤、流程、工艺参数等相关的证据又缺乏合理解释，甚至故意隐匿或者销毁上述证据，而除被诉侵权人提供外，已经没有其他可替代的方法能够证明上述两种制造方法是否相同的证据，权利人主张该证据中可以查明的被诉侵权产品的制造方法不利于被诉侵权人的，应当认定被诉侵权人未完成相应的举证责任，可以根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第七十五条关于“有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供，如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人，可以推定该主张成立。”的规定，推定权利人主张的事实成立。

本案中法院两次到潍坊恒联公司调取其制造产品的生产方法，潍坊恒联公司均不予配合。在法院向潍坊恒联公司释明其应当提供证明被诉制造方法含有与专利方法不相同也不等同的技术特征，或者缺少案涉方法专利相应生产步骤或参数的某个技术特征时，潍坊恒联公司故意向法院提供与本案无关的棉浆粕生产线的生产记录，致使法院无法查明其制造方法是否与专利方法相同或者等同，使案件事实处于无法查明的状态，根据举证妨碍的事实推定规则，推定宜宾长毅公司关于制造方法与专利方法相同的主张成立，潍坊恒联公司生产案涉产品的方法落入了宜宾长毅公司专利权保护范围，潍坊恒联公司构成专利侵权。

案例编写人：孙文宏

案例论证人：王　敏